Die Verwechslungsgefahr im amerikanischem Markenrecht

Wie im deutschen Markenrecht auch, vgl. § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, stellt auch im amerikanischen Markenrecht das Bestehen einer Verwechslungsgefahr mit einer anderen Marke ein Eintragungshindernis dar. Dies bedeutet, dass eine Marke bereits dann nicht eintragungsfähig ist, wenn nur die Gefahr besteht, dass es beim Publikum zur Verwechslung der neu einzutragenden Marke mit einer bereits eingetragenen Marke kommen kann.

Im amerikanischen Markenrecht ist das Eintragungshindernis der Verwechslungsgefahr im sogenannten Lanham Act geregelt. Title 15 United States Code Section 1052 (d) besagt, dass eine Marke dann nicht eingetragen werden darf, wenn sie einer beim amerikanischen Patent- und Markenamt bereits eingetragenen Marke oder einer in den Vereinigten Staaten zuvor benutzten Marke, deren Benutzung noch nicht wieder aufgegeben wurde, so sehr ähnelt, dass sie zu Verwirrung, Irrtum oder Täuschung führen kann, falls sie in Zusammenhang mit den vom Anmelder angegebenen Waren benutzt wird.

Die Frage, wann eine solche Ähnlichkeit gegeben ist, hatte der United States Court of Customs and Patent Appeals in der für das amerikanische Markenrecht grundlegenden Entscheidung In re: E.I. DuPont DeNemours & Co, 476 F.2d 1357 (CCPA 1973) zu beantworten.

Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:

Der Anmelder beantragte die Eintragung der Wortmarke “RALLY” für ein Reinigungs- und Pflegemittel für Kraftfahrzeuge. Die gleiche Wortmarke war zuvor bereits für ein anderes Unternehmen für ein Reinigungsmittel zum Einsatz im Haushalt eingetragen worden. Beide Unternehmen hatten eine Abgrenzungsvereinbarung getroffen, nach der die Marke jeweils nur für den “Anschlussmark für Automobile” beziehungsweise den Markt für Produkte, die im Zusammenhang mit Geschäftsgebäuden und privaten Haushalten stehen, benutzt werden durfte. Der Verkauf von Produkten, die in beiden Bereichen benutzt werden konnten, war den Vertragsparteien erlaubt. Werbung für die Benutzung der Produkte auf dem jeweils anderen Markt war jedoch verboten. Dennoch wurde dem Anmelder in der ersten Instanz durch das Trademarks Trial and Appeal Board die Eintragung verwehrt. Der United States Court of Customs and Patent Appeals stellte in seiner zweitinstanzlichen Entscheidung 13 Kriterien zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr auf, von denen einige bereits vor der Dupont-Entscheidung von der Rechtsprechung als entscheidend angesehen wurden (vgl. Triumph Hosiery Mills, Inc. v. Triumph International Corp., 308 F.2d 196, 198, 135 U.S.P.Q. 45, 46-47 (CA 2 1962).

Bei den Kriterien handelt es sich im einzelnen um folgende:

1.    Die Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit der Marken in ihrer Gesamtheit bezogen auf ihre Erscheinung, Klang, Nebenbedeutung und Eindruck im Wirtschaftsverkehr.
2.    Die Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit sowie die Natur der Waren oder Dienstleistungen wie sie in der Anmeldung oder Eintragung beschrieben werden oder mit der Benutzung einer früheren Marke in Zusammenhang stehen.
3.    Die Ähnlichkeit oder Unähnlichkeit von eingeführten und vermutlich weitergeführten Vertriebswegen.
4.    Die Bedingungen, unter denen Verkäufe durchgeführt werde, sowie die Verbraucherkreise, z.B. Impulskauf oder sorgfältige, überlegte Beschaffung.
5.    Der Bekanntheitsgrad der früheren Marke (Verkauf, Werbung, Dauer der Benutzung).
6.    Die Anzahl und Art von ähnlichen Marken, die für ähnliche Waren benutzt werden.
7.    Das Wesen und Ausmaß jeglicher tatsächlicher Verwechslung.
8.    Die Zeitdauer und die Bedingungen, zu denen nebeneinander eine Benutzung stattgefunden, ohne dass ein Nachweis einer tatsächlich stattgefundenen Verwechslung vorlag.
9.    Die Vielfalt der Waren, auf denen eine Marke benutzt oder nicht benutzt wurde (Hausmarke, “Familien”-Marke, Produktmarke).
10.    Die Überschneidungfläche der Märkte des Anmelders und des Inhabers einer früheren Marke:
a.    Ein bloßes Einverständnis zur Eintragung oder Benutzung.
b.    Bestimmungen in einer Vereinbarung, um eine Verwechslung auszuschliessen, d.h. Beschränkungen der weiteren Benutzung der Marke durch jede Partei.
c.    Die Abgrenzung der Marke, der Anmeldung, der Eintragung und des “good will” der betroffenen Geschäftsfelder.
d.    Die dem Inhaber der früheren Marke zuzuordnende Verwirkung und ein angezeigter Mangel an Verwechslung.
11.    Der Umfang des Rechts des Anmelders, andere von der Benutzung seiner Marke auszuschliessen.
12.    Der Umfang der möglichen Verwechslung, d.h. geringfügig oder beträchtlich.
13.    Jede andere feststehende Tatsache, die für die Auswirkung der Benutzung beweiskräftig ist.

Nicht alle dieser Kriterien müssen notwendigerweise vorliegen, um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen. Zudem können die Kriterien von Fall zu Fall eine unterschiedliche Gewichtung haben. Gemeinhin kommt die größte Bedeutung der Ähnlichkeit der Marken, der Ähnlichkeit der Waren, dem Grad der Aufmerksamkeit der Verbraucher beim Kauf, der Absicht der Person, die die ähnliche Marke benutzt, sowie einer eventuell tatsächlich aufgetretenen Verwirrung der Verbraucher zu. Die Ähnlichkeit der Marken wird dabei, wie im deutschen Markenrecht auch, anhand des bildlichen, klanglichen und sinnhaften Gehalts der Marke beurteilt .Die Waren sind ähnlich, wenn nach vernünftiger Auffassung der angesprochenen Verbraucherkreise die Waren als aus der selben Quelle kommend angesehen werden, wenn sie mit der selben Marke versehen sind. Auch insoweit zeigt sich eine Parallele zum deutschen Markenrecht.